Cómo navegar por disputas de nombres de dominio Una guía útil para elegir el camino correcto hacia la justicia en línea.

Los nombres de dominio son una propiedad peculiar: los precios pueden variar desde las típicas ofertas de X.99 dólares al año ofrecidas por los registradores que aún están disponibles en el mercado y hasta cantidades asombrosas para direcciones muy buscadas que generalmente están en manos de entidades que entienden bien su valor y el precio correspondiente.

El valor de estos títulos se deriva de lo común de sus palabras y la reputación que han adquirido tales apodos, o similares. La reputación humana del dominio (cómo los usuarios perciben el título) y la reputación algorítmica (cómo los motores de búsqueda lo valoran) requieren tiempo, dinero y trabajo duro para adquirir.

Los propietarios de nombres de renombre están justamente preocupados por otros similares en uso, debido a su potencial para diluir la reputación de su propia marca. La disponibilidad de opciones en línea está disminuyendo constantemente e inevitablemente surgen disputas entre propietarios de nombres de dominio similares.

El sheriff de internet

Todos los nombres de dominio con sufijos de dominio de nivel superior están bien regulados por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). Al registrar un nombre de dominio de nivel superior, acepta la autoridad de ICANN y se adhiere a sus reglas y, en particular, a la Política uniforme de resolución de disputas de nombres de dominio (UDRP).

La UDRP entra en acción cuando uno cree que el dominio de un tercero infringe sus derechos. En tal caso, la Política Uniforme permite al titular de los derechos emprender una acción contra el nombre supuestamente infractor iniciando un Procedimiento Administrativo. Si tiene éxito, dicha acción puede resultar en la cancelación del dominio en disputa, su transferencia al demandante o hacer cambios al título de otra manera.

Derechos de nombre de dominio versus derechos de marca registrada

Al observar más de cerca la Política Uniforme, resulta que las opciones de creación de URL están estrechamente relacionadas con los derechos de marca. Los derechos de nombre de dominio no existen sin los derechos de marca subyacentes, y por una buena razón. Solo la posesión de derechos de marca adquiridos legalmente permite excluir a terceros del uso de su nombre comercial (o de otros que suenen similares). El propietario de una marca comercial no necesita registrar un nombre de dominio, ya que su marca comercial es suficiente para ejercer los derechos bajo la Política Uniforme.

Sin embargo, los nombres de dominio no son como cualquier otro uso de una marca comercial. Las marcas comerciales están registradas para clases específicas de bienes o servicios, y su alcance de protección se limita a estos bienes o servicios. Por el contrario, los derechos de los nombres de dominio son más amplios en el sentido de que permiten al propietario de una marca comercial actuar contra nombres de dominio similares incluso si se utilizan para la venta de bienes o servicios fuera del alcance de la protección de su marca registrada.

Esta anomalía se equilibra con los elementos adicionales de la UDRP que deben ser probados en el procedimiento por el propietario de la marca, el reclamante, que no se requieren en los procedimientos estándar de infracción de marcas.

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Tres pasos hacia el éxito

El primer elemento necesario para fundamentar los motivos de un Procedimiento Administrativo de la Política Uniforme es demostrar que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca comercial del reclamante.

De manera similar a las leyes de marcas registradas en la mayoría de los países desarrollados (que son miembros del Acuerdo sobre los ADPIC ), el requisito de derechos de marca en la UDRP se satisface no solo por tener una marca registrada, sino también por tener una marca notoria no registrada. En teoría, esto permite que un propietario de un nombre de dominio acreditado establezca sus derechos, sin registrar una marca comercial, si logra demostrar "que su marca se ha convertido en un identificador distintivo que los consumidores asocian con los productos y / o servicios del denunciante" según World Opinión del panel de la Organización de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre preguntas seleccionadas de la Política Uniforme .

El segundo elemento que debe probarse es que el demandado, o propietario del nombre de dominio en disputa, no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, mientras que el tercer elemento es que el título en disputa fue registrado de mala fe.

Esto debería plantear una pregunta importante: ¿Por qué el propietario de una marca querría utilizar el Procedimiento Administrativo de la UDRP contra un nombre de dominio infractor en lugar de simplemente presentar una demanda por infracción de marca que requiere que pruebe solo el primero de los tres elementos del procedimiento?

La respuesta radica en varias ventajas importantes que tienen los procedimientos de la UDRP sobre los procedimientos de infracción de marcas.

Carretera a la zona de justicia de dominio

Los procedimientos de la UDRP son significativamente más simples: si bien los procedimientos judiciales son una bestia engorrosa, con una etapa de inspección de documentos, presentación de pruebas y opiniones de expertos, audiencias judiciales, interrogatorio de testigos y cuestiones de resumen a considerar, los procedimientos de la UDRP simplemente consisten en la presentación de cada parte de sus argumentos y pruebas a la vez, con base en lo cual el Panel asignado al procedimiento emite su decisión.

En segundo lugar, los procedimientos de la UDRP son significativamente más rápidos que su contraparte de infracción de marcas. Esta última demora varios años en completarse, mientras que las investigaciones de la UDRP se llevan a cabo en plazos estrictos, lo que da como resultado la emisión de una decisión mucho menos de dos meses después de la presentación de la denuncia.

En tercer lugar, estos procedimientos también son significativamente más baratos. Las tarifas de presentación son solo 1,500 USD para un procedimiento con un Panel de un solo miembro (o 4,000 USD para un Panel de tres miembros), y dado que todo el trabajo legal requerido se reduce a la preparación de un documento completo con todos los argumentos y pruebas de cada uno. parte, asciende a solo una fracción de los honorarios de abogado requeridos para llevar a cabo un procedimiento judicial completo.

Los procedimientos de la UDRP permiten a cada parte designar un abogado de cualquier parte del mundo, eliminando la necesidad de intermediarios y ampliando enormemente la variedad de abogados adecuados para representar en el proceso.

Además, dado que los procedimientos se llevan a cabo de forma remota sin audiencias o contrainterrogatorios, no hay gastos de viaje ni días de trabajo perdidos. No solo eso, sino que el demandante puede elegir en cuál de los seis tribunales calificados por ICANN se llevará a cabo el procedimiento, y las partes pueden incluso seleccionar a los miembros del Panel que escucharían el caso. Además, no es necesario tomar más acciones para hacer cumplir las decisiones, ICANN cancelará, transferirá o realizará cambios automáticamente en un nombre de dominio de acuerdo con cualquier decisión emitida en un procedimiento de UDRP.

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A la UDRP o no a la UDRP ...

Si bien los procedimientos de la UDRP brindan una alternativa más barata a los procedimientos de infracción de marcas relativas a los nombres de dominio, también tienen deficiencias que deben tenerse en cuenta.

Los únicos recursos que se pueden otorgar en los procedimientos de la UDRP son la cancelación o transferencia del nombre de dominio al reclamante. Cualquier daño causado al demandante es irrelevante para estos procedimientos, por lo que cualquier compensación está fuera de discusión. De manera similar, no se considerará ningún aspecto de la infracción de marca registrada fuera del alcance del nombre de dominio en sí, por lo que cualquier solución otorgada no evitará que el demandado continúe haciendo cualquier uso que infrinja la marca comercial del demandante fuera del nombre de dominio en disputa.

En segundo lugar, los procedimientos de la UDRP antes mencionados requieren probar dos requisitos previos adicionales además de que el nombre de dominio sea confusamente similar a la marca comercial del reclamante.

Si bien la similitud habla por sí sola, demostrar que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, es mucho más desafiante.

Para probar el registro de mala fe, el demandante debe demostrar que el demandado adquirió el nombre de dominio con el propósito de intercambiarlo con el demandante o su competidor, evitando que el demandante use el nombre de dominio, interrumpiendo el negocio del competidor del demandado. , o atraer usuarios confundiéndolos para que piensen que el nombre de dominio está asociado con el denunciante.

Se puede enseñar a partir de la guía de la Política Uniforme a los encuestados sobre cómo demostrar que tienen derechos o intereses legítimos con respecto a su nombre de dominio, es decir, demostrar cualquiera de los siguientes: Han estado usando el nombre de dominio para una oferta de bienes de buena fe. o servicios, han sido comúnmente conocidos por el nombre de dominio antes de presentar la queja, o su uso del nombre de dominio no es comercial o de uso justo, sin la intención de obtener ganancias comerciales para desviar engañosamente a los consumidores o empañar la marca comercial del demandante. Esto significa que un denunciante debe intentar probar lo contrario de todo lo anterior, ya que el hecho de que el demandado haya probado con éxito solo uno de ellos es suficiente para el rechazo de la denuncia.

Un caso de estudio: Ofrezco un Procedimiento Administrativo de la UDRP celebrado el año pasado ante el Tribunal Arbitral de la República Checa, en el que mi despacho representó al demandado, una empresa llamada Futura Genetics, propietaria del nombre de dominio www.futuragenetics.com. Si bien el demandante, una empresa llamada Futura Gene (que también es propietaria de una marca comercial y un nombre de dominio correspondiente al nombre de la empresa) afirmó que el nombre de dominio del demandado es confusamente similar a su marca comercial, logramos demostrar que el demandado tenía un nombre legítimo. interés comercial en el dominio y lo había registrado de buena fe, lo que llevó a la decisión del Panel de rechazar la queja y permitir que nuestro cliente conservara su título en línea.

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De hecho, muchas quejas de la UDRP son rechazadas debido a que los demandantes no lograron demostrar la falta de interés comercial del demandado en el nombre de dominio y su registro de mala fe, lo que hace que estos procedimientos sean algo favorables para los demandados, incluso en los casos en que las intenciones detrás del registro de los los nombres de dominio son cuestionables. Por otro lado, hay circunstancias (como la ciberseguridad) en las que los procedimientos de la UDRP pueden proporcionar una solución rápida, asequible y eficiente. Lo importante es establecer expectativas realistas y elegir sabiamente el camino más adecuado a cada situación.